REGISTRO DE NOMBRE DE DOMINIO DE CARÁCTER ESPECULATIVO O ABUSIVO

Notas a la vista de Caso No. DES2011-0046 OMPI (Autobiz.es (O.M.P.I R, 23-01-12)
Elementos configuradores:
i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que se alega poseer Derechos Previos
Ante un conflicto por registro de nombre de dominio entre dos partes, en primer lugar hay que ha de probar que ostenta derechos previos sobre una concreta denominación. El concepto de derecho previo es definido por el artículo 2 del Reglamento en términos que lo identifican con una denominación de propiedad industrial válidamente registrada en España; con nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen a personas de amplio conocimiento social; y con denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

ii) Derechos o intereses legítimos
Aparte del criterio formal de la existencia de derechos previos, se habrá de probar que existe un derecho exclusivo sobre la concreta denominación de que se trate es anterior en el tiempo al nombre de dominio en disputa.
Sin embargo, lejos de una conclusión simplista a que podría conducir una interpretación rigurosamente literal del Reglamento, que establece el criterio temporal: momento de registro o inscripción del nombre de dominio y de la marca en cuestión, lo que podría llevar a resultados injustos. Por ello, habría que atender fundamentalmente a la finalidad del registro del nombre de dominio y a la prueba acerca del conocimiento que de éste tenía el demandado en el momento de registro y/o uso de dicho nombre de dominio.
Véanse, en este sentido, Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; The State of Tennessee, USA v. (DOMAIN NAME 4 SALE) DOMAIN-NAME-4-SALE eMAIL baricci@attglobal.net, Caso OMPI No. D2008-0640; o Collective Media, Inc. v. CKV / COLLECTIVEMEDIA.COM, Caso OMPI No. D2008-0641, entre otras muchas.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe, que la inscripción pudiera haber sido hecha con una finalidad especulativa o abusiva a fin de impedir al Demandante el registro y posterior uso del nombre de dominio en disputa, dicho en los términos previstos en el Reglamento.
Diversas resoluciones han señalado que es posible concluir que el registro y/o uso del nombre de dominio es de mala fe si, pese a que éste fuera registrado con anterioridad al derecho de propiedad industrial esgrimido por el demandante, es demostrable que el demandado tuvo en mente en aquel momento la marca del demandante.
Así, véanse ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., Caso OMPI No. D2002-0669; o Geopack v. Name Administration Inc. (BVI), Caso OMPI No. D2006-1590 entre otras muchas resoluciones.
Los criterios mantenidos en estas resoluciones para concluir que el registro y/o uso es de mala fe difieren, pero existe consenso en que el demandado “ha de ser claramente consciente del demandante, y sea evidente que el objetivo del registro fue tener una ventaja de la confusión entre el nombre de dominio y cualquier derecho potencial del demandante”. En la práctica, esta clara prueba de conocimiento se ha apreciado cuando el registro del nombre de dominio se produce justo después del anuncio de la fusión de dos compañías (y antes del registro marcario correspondiente a la compañía resultante); o cuando el demandado se trata de una persona bien informada como empleado o socio comercial y registra un nombre de dominio coincidente con potenciales marcas, o, sin ánimo de ser exhaustivo, cuando la marca en cuestión ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación social.