El caso comienza con la demanda de Panrico por considerar que EUROPASTRY estaba comercializando bollos en forma de rosquilla utilizando la palabra Doughnuts (con u intercalada entre la o y la g), que es la que en inglés designa precisamente, no como marca sino en el lenguaje común, el bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla y cubierto de azúcar o chocolate que Panrico tenía registrado como marca. Tanto el Juzgado como la Audiencia dieron la razón a la demandante y apreciaron la vulneración denunciada. Ahora el Supremo confirma este pronunciamiento.
La sentencia, comienza analizando y rechazando la pretensión de NULIDAD ABSOLUTA DE LA MARCA DOGHNUTS, que la demandada recurrente defendía por carecer de carácter distintivo y producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa doughnuts con que en los Estados Unidos se conoce al tipo de bollo o rosquilla comercializada por ambas partes. La Sala rechaza la nulidad en atención al grado de conocimiento del significado de la palabra inglesa doughnuts por el público español en el momento de presentación de la demanda o de práctica de la prueba. Según la sentencia de casación, el producto se conoce en España por el vocablo Donuts, que fue el registrado en su día como marca por Panrico, y no por la palabra inglesa doughnuts (de la que aquel es contracción), la cual no figura en el Diccionario de la RAE, ni es conocida por los españoles (según encuestas realizadas) sin que sea posible aplicar en este caso la jurisprudencia sentada en su día respecto de la marca Petit Suisse, pues mientras el carácter descriptivo o genérico de dichas palabras deriva de que tienen un significado preciso y fácilmente comprensible para el público medio español esto no sucede con la palabra inglesa doughnuts, que el público español no identifica con el tipo de bollo o rosquilla comercializado por Panrico, pues este producto viene siendo conocido por los vocablos Donut o Donuts, que son precisamente las marcas registradas.
A continuación, analiza y rechaza igualmente la segunda de las infracciones denunciadas, sobre el RIESGO DE CONFUSIÓN, principalmente porque la recurrente funda su argumentación en el carácter descriptivo del término doughnuts, que ha sido negado, y también porque, atendiendo a una visión de conjunto de los signos distintivos confrontados, procede concluir, que la incorporación de la palabra inglesa doughnuts, sin carácter descriptivo en España, a la presentación o anuncio del mismo tipo de producto que el público conoce comúnmente por la palabra Donut o Donuts, que son precisamente las registradas como marca por Panrico, «resulta idónea para generar un riesgo de confusión», sin que la adición por la demandada de los vocablos Ya Ya María a Doughnuts resulte suficiente para desvanecer dicho riesgo precisamente por la notoriedad o renombre de las marcas Donut y Donuts.
En suma, es la fuerza distintiva de Donut y Donuts, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con Doughnuts, genera el riesgo de confusión y no la adición de Ya Ya María a Dougnuts la que desvanece dicho riesgo, sin que la circunstancia de la similitud de los productos ofrecidos en el mercado por ambas compañías disminuya tampoco el grado de protección que procede dispensar a las marcas registradas por Panrico, toda vez que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares».
Por último, la Sala Primera también argumenta a favor de Panrico que el titular de la marca registrada no solo está amparado y puede reaccionar frente al riesgo de confusión, sino que puede igualmente hacerlo frente al riesgo de asociación, por el peligro de que los consumidores puedan creer que los productos, aunque de distinta empresa, realmente tienen algo que ver –jurídica o económicamente- con la otra.
Sentencia TS Sala de lo Civil, Nº: 286/2012, Fecha Sentencia: 14/05/2012. Recurso Nº: 1992/2008
La sentencia, comienza analizando y rechazando la pretensión de NULIDAD ABSOLUTA DE LA MARCA DOGHNUTS, que la demandada recurrente defendía por carecer de carácter distintivo y producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa doughnuts con que en los Estados Unidos se conoce al tipo de bollo o rosquilla comercializada por ambas partes. La Sala rechaza la nulidad en atención al grado de conocimiento del significado de la palabra inglesa doughnuts por el público español en el momento de presentación de la demanda o de práctica de la prueba. Según la sentencia de casación, el producto se conoce en España por el vocablo Donuts, que fue el registrado en su día como marca por Panrico, y no por la palabra inglesa doughnuts (de la que aquel es contracción), la cual no figura en el Diccionario de la RAE, ni es conocida por los españoles (según encuestas realizadas) sin que sea posible aplicar en este caso la jurisprudencia sentada en su día respecto de la marca Petit Suisse, pues mientras el carácter descriptivo o genérico de dichas palabras deriva de que tienen un significado preciso y fácilmente comprensible para el público medio español esto no sucede con la palabra inglesa doughnuts, que el público español no identifica con el tipo de bollo o rosquilla comercializado por Panrico, pues este producto viene siendo conocido por los vocablos Donut o Donuts, que son precisamente las marcas registradas.
A continuación, analiza y rechaza igualmente la segunda de las infracciones denunciadas, sobre el RIESGO DE CONFUSIÓN, principalmente porque la recurrente funda su argumentación en el carácter descriptivo del término doughnuts, que ha sido negado, y también porque, atendiendo a una visión de conjunto de los signos distintivos confrontados, procede concluir, que la incorporación de la palabra inglesa doughnuts, sin carácter descriptivo en España, a la presentación o anuncio del mismo tipo de producto que el público conoce comúnmente por la palabra Donut o Donuts, que son precisamente las registradas como marca por Panrico, «resulta idónea para generar un riesgo de confusión», sin que la adición por la demandada de los vocablos Ya Ya María a Doughnuts resulte suficiente para desvanecer dicho riesgo precisamente por la notoriedad o renombre de las marcas Donut y Donuts.
En suma, es la fuerza distintiva de Donut y Donuts, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con Doughnuts, genera el riesgo de confusión y no la adición de Ya Ya María a Dougnuts la que desvanece dicho riesgo, sin que la circunstancia de la similitud de los productos ofrecidos en el mercado por ambas compañías disminuya tampoco el grado de protección que procede dispensar a las marcas registradas por Panrico, toda vez que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares».
Por último, la Sala Primera también argumenta a favor de Panrico que el titular de la marca registrada no solo está amparado y puede reaccionar frente al riesgo de confusión, sino que puede igualmente hacerlo frente al riesgo de asociación, por el peligro de que los consumidores puedan creer que los productos, aunque de distinta empresa, realmente tienen algo que ver –jurídica o económicamente- con la otra.
Sentencia TS Sala de lo Civil, Nº: 286/2012, Fecha Sentencia: 14/05/2012. Recurso Nº: 1992/2008
