Nombres de dominio: LEGO, LEGOLAND

Os dejamos un nueva Decisión del panel administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (O.M.P.I R, 15-12-11) las partes LEGO Juris A/S v. DomainsByProxy.com (Caso No. DES2011-0045).

Es muy similar a algunos de los ya publicados en el blog.

El debate se centra en analizar si se cumplen con los requisitos del artículo 2 del Reglamento:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
2. que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y
3. que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

 
El Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <legoshop.com.es>, <legoland.com.es> y <legolandia.com.es>, sean transferidos a la Demandante. Entre la marca de la Demandante LEGOLAND y la parte relevante del nombre de dominio en disputa <legoland.com.es> se aprecia una indiscutible identidad. 

En segundo lugar, el uso que el Demandado ha venido realizando de los nombres de dominio en disputa, <legoshop.com.es>, <legoland.com.es> y <legolandia.com.es>. Dicho uso no es otro que poner a disposición de los usuarios de Internet enlaces que redirigen a páginas Web comerciales de terceros, que ofrecen para su venta productos, cuales son juguetes de las marcas LEGO y de otras tantas marcas. Numerosas decisiones, en virtud del Reglamento y de la Política UDRP, han entendido que el uso de nombres de dominio que simplemente redirigen a usuarios a otras páginas Web en las que productos, ya sean del demandante o de terceros, pueden adquirirse de terceros, no se puede considerar como uso legítimo y no comercial de los nombres de dominio, al amparo del Reglamento y de la Política UDRP (en idéntico sentido véase, por ejemplo, LEGO Juris A/S v. Andrew Vierling, Caso OMPI No. D2010-1913 y LEGO Juris A/S v. DBA David Inc./ DomainsByProxy.com, Caso OMPI No. D2011-1290).

Apreciada la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede a los nombres de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso de los nombres de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que es claro que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web, creando confusión con la identidad de la Demandante, ofreciendo enlaces a páginas Web que, a su vez, ofrecen, entre otros, la venta de juguetes de la marca LEGO.

De otra parte, la mera adición del sufijo “ia” al término “legoland” (este sí idéntico a la marca de la Demandante), da lugar en nuestra opinión a un nombre de dominio (“legolandia”) confusamente similar a la marca de la Demandante LEGOLAND. El sufijo no distintivo “-ia”, es insuficiente para evitar que los usuarios lo confundan con los derechos previos del Demandante. En tercer lugar, sobre la parte relevante del nombre de dominio en disputa <legoshop.com.es>, el término “shop”, que significa tienda en inglés, constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar a una localización, en la cual poder adquirir productos. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP) se han pronunciado anteriormente en sentido parecido (véanse, por ejemplo, Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática, Caso OMPI No. DES2009-0041, o L’Oréal, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie v. Jack Yang, Caso OMPI No. D2011-1627).

Tambien hablamos de "Bankia", disputa de nombre de dominio.

Aunque parezca lejano a todo lo que normalmente comentamos en este blog, ahora nos sumamos a los comentarios sobre Bankia. Pero no sobre su estado, cuentas, cargos, etc. sino a través de la resolución del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Caso No. DES2011-0049 Bankia, S. A. U. v. Salvador Álvarez Sánchez, Asesora 2 Gestión y Administración, S.L.)

Lo hechos son, como otros casos que ya hemos comantado en el blog, sobre nombres de dominio registrados por empresas que no ostentan la marca.

Así, el nombre de dominio "bankiaempresas.es" fue registrado el 2 de marzo de 2011 por Salvador Álvarez Sánchez, Asesora 2 Gestión y Administración, S.L., las marcas BANKIA y BANKIAEMPRESAS fueron adquiridas por Bankia S.A.U. por transferencia del Banco Financiero y de Ahorro, entidad financiera filial de Bankia S.A.U., la marca denominada BANKIAEMPRESAS(Marca nº 2.971.540) fue solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 16 de junio de 2011.

La identidad o semejanza de la marca con el nombre de dominio en disputa, debe encauzarse conforme al Reglamento que prescribe en su artículo 2 los requisitos que se han de cumplir:
i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

El Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), por lo que resulta razonable tomar en consideración tanto sus directrices como la doctrina que en su aplicación se viene estableciendo, como ya señalaron, entre otras, las decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v.Eusanet, S. L., Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante alega que es titular de varias marcas españolas, y en otros países, que contienen el término BANKIA y que entre estos registros se encuentra la denominada BANKIAEMPRESAS que es la denominación exactamente adoptada por los Demandados para caracterizar el nombre de dominio en diaputa
Para examinar este primer requisito no debe tenerse en cuenta la fecha de prioridad de la marca de la Demandante sino la mera comparación entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca a fin de concluir si existe o no identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión con la marca sobre la que la Demandante alega poseer derechos previos.

El Experto entiende que puede afirmarse que existe total identidad - como también lo reconocen los Demandados- entre la marca BANKIAEMPRESAS de la Demandante y el nombre de dominio en disputa . Por tanto, concurre el primer requisito contenido en el artículo 2(1) del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que los Demandados no ostentan un derecho registral sobre la marca BANKIA que les legitime en el registro del nombre de dominio en disputa y que no ha consentido en ningún momento que los Demandados registren el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, la Demandante está utilizando en la actualidad la marca BANKIAEMPRESAS dentro de su actividad, como lo prueba la búsqueda efectuada en Google y su propia página Web “www.bankia.com”.
Los Demandados manifiesta que al ser una pequeña empresa no ha podido registrar como marca la denominación “Bankia Empresas” o “Bankia Trader” pero que no es exigible ser titular de una marca para registrar un nombre de dominio sobre el que tiene un auténtico interés legítimo y que surgió por abreviación de la sociedad Bangkok Kiakind Trader S. L.
El Experto manifiesta que, como reconocen los Demandados, no tienen un derecho de marca sobre la marca BANKIA. Ésta no es una circunstancia determinante para la consideración de si existe o no interés legítimo o derecho pero es un indicio a tener en cuenta. Por otra parte la Demandante ha probado que no ha autorizado a los Demandados a usar su marca como nombre de dominio. Además, los Demandados no contestaron a ninguno de los acercamientos que tuvo la Demandante para intentar la recuperación del nombre de dominio en disputa. Esa era una buena ocasión, en opinión del Experto, para haber mostrado su derecho o interés legítimo pero prefirieron no responder.
Estos hechos permiten concluir que no existe derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa y, por tanto, considerarse cumplido el requisito establecido en el artículo 2(2) del Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.
El Experto quiere aclarar que en este procedimiento no estamos en el caso de considerar si se produce una infracción del derecho de marca. En el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio “.es” se trata de examinar si se cumplen los tres requisitos establecidos en el Reglamento que no coinciden necesariamente con lo prescrito en la Ley de Marcas para juzgar si existe infracción. Puede existir infracción del derecho de marca pero no concurrir estos requisitos, como es, por ejemplo, la mala fe, que no es exigible en la infracción.
Los términos “bankiaempresas” o “bankia” no son habituales y es muy sospechoso que precisamente el mismo día en que se presenta la Demandante ante los medios de comunicación con gran publicidad, se registre el nombre de dominio en disputa con esa misma denominación. Cabe sostener que el nombre de dominio en disputa se creó aprovechando la notoriedad de la Demandante y sus marcas. Los Demandados obtienen ventajas, a pesar de que no se dediquen a la misma actividad que la Demandante; lo cual no tiene gran relevancia en Internet cuyo ámbito es mundial y no está sometida al principio de especialidad, como sucede en Derecho español de marcas. Los navegantes, atraídos por el renombre de la Demandante, teclearán el nombre de dominio en disputa creyendo que obtendrán información sobre la Demandante y se sorprenderán de la información que actualmente obtienen, pues, como afirman los Demandados, el contenido de la página Web ya alude a sus actividades.
Finalmente, siendo ambas partes de nacionalidad española, hay que referirse a lo dispuesto en este ordenamiento jurídico. Respecto a las marcas notorias es aplicable la especial protección concedida por el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4. 4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas. Además, en la propia Ley española de Marcas está prevista la facultad del titular de un registro de marca de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34. 3e).
Por último, la conducta de los Demandados se encontraría comprendida en la Ley española de Competencia Desleal, que considera como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y sanciona los actos de confusión como aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como la explotación de la reputación ajena, como el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
Por todo lo anterior, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

La Decisión ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a Bankia.

REGISTRO DE NOMBRE DE DOMINIO DE CARÁCTER ESPECULATIVO O ABUSIVO

Notas a la vista de Caso No. DES2011-0046 OMPI (Autobiz.es (O.M.P.I R, 23-01-12)
Elementos configuradores:
i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que se alega poseer Derechos Previos
Ante un conflicto por registro de nombre de dominio entre dos partes, en primer lugar hay que ha de probar que ostenta derechos previos sobre una concreta denominación. El concepto de derecho previo es definido por el artículo 2 del Reglamento en términos que lo identifican con una denominación de propiedad industrial válidamente registrada en España; con nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen a personas de amplio conocimiento social; y con denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

ii) Derechos o intereses legítimos
Aparte del criterio formal de la existencia de derechos previos, se habrá de probar que existe un derecho exclusivo sobre la concreta denominación de que se trate es anterior en el tiempo al nombre de dominio en disputa.
Sin embargo, lejos de una conclusión simplista a que podría conducir una interpretación rigurosamente literal del Reglamento, que establece el criterio temporal: momento de registro o inscripción del nombre de dominio y de la marca en cuestión, lo que podría llevar a resultados injustos. Por ello, habría que atender fundamentalmente a la finalidad del registro del nombre de dominio y a la prueba acerca del conocimiento que de éste tenía el demandado en el momento de registro y/o uso de dicho nombre de dominio.
Véanse, en este sentido, Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; The State of Tennessee, USA v. (DOMAIN NAME 4 SALE) DOMAIN-NAME-4-SALE eMAIL baricci@attglobal.net, Caso OMPI No. D2008-0640; o Collective Media, Inc. v. CKV / COLLECTIVEMEDIA.COM, Caso OMPI No. D2008-0641, entre otras muchas.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe, que la inscripción pudiera haber sido hecha con una finalidad especulativa o abusiva a fin de impedir al Demandante el registro y posterior uso del nombre de dominio en disputa, dicho en los términos previstos en el Reglamento.
Diversas resoluciones han señalado que es posible concluir que el registro y/o uso del nombre de dominio es de mala fe si, pese a que éste fuera registrado con anterioridad al derecho de propiedad industrial esgrimido por el demandante, es demostrable que el demandado tuvo en mente en aquel momento la marca del demandante.
Así, véanse ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., Caso OMPI No. D2002-0669; o Geopack v. Name Administration Inc. (BVI), Caso OMPI No. D2006-1590 entre otras muchas resoluciones.
Los criterios mantenidos en estas resoluciones para concluir que el registro y/o uso es de mala fe difieren, pero existe consenso en que el demandado “ha de ser claramente consciente del demandante, y sea evidente que el objetivo del registro fue tener una ventaja de la confusión entre el nombre de dominio y cualquier derecho potencial del demandante”. En la práctica, esta clara prueba de conocimiento se ha apreciado cuando el registro del nombre de dominio se produce justo después del anuncio de la fusión de dos compañías (y antes del registro marcario correspondiente a la compañía resultante); o cuando el demandado se trata de una persona bien informada como empleado o socio comercial y registra un nombre de dominio coincidente con potenciales marcas, o, sin ánimo de ser exhaustivo, cuando la marca en cuestión ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación social.

Récord de presentación de solicitudes internacionales de patente en 2011

A pesar de la difícil situación económica, las solicitudes internacionales de patente presentadas con arreglo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC), administrado por la OMPI, batieron un nuevo récord de 181.900 solicitudes en 2011, lo que supone un aumento del 10,7% respecto de 2010 y el crecimiento más rápido desde 2005.1 Las solicitudes presentadas por China, el Japón y los Estados Unidos de América representan el 82% del total de dicho crecimiento (véase el anexo 1). La empresa china de telecomunicaciones ZTE Corporation fue la que presentó más solicitudes en 2011.

Entre los países más prolíficos, los que registraron el mayor crecimiento en 2011 en la presentación de solicitudes PCT fueron China (+33,4%), el Japón (+21%), el Canadá (+8,3%), la República de Corea (+8%) y los Estados Unidos (+8%). Los resultados en los países europeos fueron dispares: las cifras aumentaron en Suiza (+7,3%), Francia (+5,8%), Alemania (+5,7%) y Suecia (+4,6%), y descendieron en los Países Bajos (-14%), Finlandia (-2,7%), España (-2,7%) y el Reino Unido (-1%). Las grandes economías de ingresos medios, a saber, la Federación de Rusia (+20,8%), el Brasil (+17,2%) y la India (+11,2%), registraron aumentos porcentuales de dos dígitos en la presentación de solicitudes.<

Los Estados Unidos siguen siendo el principal usuario del sistema del PCT, con 48.596 solicitudes, seguido por el Japón (38.888), Alemania (18.568) y China (16.406). Sin embargo, en los Estados Unidos (-0,7%) y Alemania (-0,5%) se observaron sendos descensos en la cifra total de solicitudes, mientras que en China (+1,5%) y el Japón (+1,8%) se produjeron aumentos de más de un punto porcentual.

Encuesta OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), está realizando una encuesta, antes del 11 de mayo de 2012, para los usuarios sobre los procedimientos de registro de diseños industriales. Los miembros de la OMPI están considerando una serie de cambios en los procedimientos de registro de diseños industriales, con el objetivo de simplificar estos procedimientos a escala internacional.

El cuestionario tiene como fin recabar la opinión de los usuarios del sistema de registro de diseños industriales sobre los posibles beneficios y los costos de los cambios propuestos.

El cuestionario está disponible en línea.