Tambien hablamos de "Bankia", disputa de nombre de dominio.

Aunque parezca lejano a todo lo que normalmente comentamos en este blog, ahora nos sumamos a los comentarios sobre Bankia. Pero no sobre su estado, cuentas, cargos, etc. sino a través de la resolución del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Caso No. DES2011-0049 Bankia, S. A. U. v. Salvador Álvarez Sánchez, Asesora 2 Gestión y Administración, S.L.)

Lo hechos son, como otros casos que ya hemos comantado en el blog, sobre nombres de dominio registrados por empresas que no ostentan la marca.

Así, el nombre de dominio "bankiaempresas.es" fue registrado el 2 de marzo de 2011 por Salvador Álvarez Sánchez, Asesora 2 Gestión y Administración, S.L., las marcas BANKIA y BANKIAEMPRESAS fueron adquiridas por Bankia S.A.U. por transferencia del Banco Financiero y de Ahorro, entidad financiera filial de Bankia S.A.U., la marca denominada BANKIAEMPRESAS(Marca nº 2.971.540) fue solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 16 de junio de 2011.

La identidad o semejanza de la marca con el nombre de dominio en disputa, debe encauzarse conforme al Reglamento que prescribe en su artículo 2 los requisitos que se han de cumplir:
i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

El Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), por lo que resulta razonable tomar en consideración tanto sus directrices como la doctrina que en su aplicación se viene estableciendo, como ya señalaron, entre otras, las decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v.Eusanet, S. L., Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante alega que es titular de varias marcas españolas, y en otros países, que contienen el término BANKIA y que entre estos registros se encuentra la denominada BANKIAEMPRESAS que es la denominación exactamente adoptada por los Demandados para caracterizar el nombre de dominio en diaputa
Para examinar este primer requisito no debe tenerse en cuenta la fecha de prioridad de la marca de la Demandante sino la mera comparación entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca a fin de concluir si existe o no identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión con la marca sobre la que la Demandante alega poseer derechos previos.

El Experto entiende que puede afirmarse que existe total identidad - como también lo reconocen los Demandados- entre la marca BANKIAEMPRESAS de la Demandante y el nombre de dominio en disputa . Por tanto, concurre el primer requisito contenido en el artículo 2(1) del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que los Demandados no ostentan un derecho registral sobre la marca BANKIA que les legitime en el registro del nombre de dominio en disputa y que no ha consentido en ningún momento que los Demandados registren el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, la Demandante está utilizando en la actualidad la marca BANKIAEMPRESAS dentro de su actividad, como lo prueba la búsqueda efectuada en Google y su propia página Web “www.bankia.com”.
Los Demandados manifiesta que al ser una pequeña empresa no ha podido registrar como marca la denominación “Bankia Empresas” o “Bankia Trader” pero que no es exigible ser titular de una marca para registrar un nombre de dominio sobre el que tiene un auténtico interés legítimo y que surgió por abreviación de la sociedad Bangkok Kiakind Trader S. L.
El Experto manifiesta que, como reconocen los Demandados, no tienen un derecho de marca sobre la marca BANKIA. Ésta no es una circunstancia determinante para la consideración de si existe o no interés legítimo o derecho pero es un indicio a tener en cuenta. Por otra parte la Demandante ha probado que no ha autorizado a los Demandados a usar su marca como nombre de dominio. Además, los Demandados no contestaron a ninguno de los acercamientos que tuvo la Demandante para intentar la recuperación del nombre de dominio en disputa. Esa era una buena ocasión, en opinión del Experto, para haber mostrado su derecho o interés legítimo pero prefirieron no responder.
Estos hechos permiten concluir que no existe derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa y, por tanto, considerarse cumplido el requisito establecido en el artículo 2(2) del Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.
El Experto quiere aclarar que en este procedimiento no estamos en el caso de considerar si se produce una infracción del derecho de marca. En el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio “.es” se trata de examinar si se cumplen los tres requisitos establecidos en el Reglamento que no coinciden necesariamente con lo prescrito en la Ley de Marcas para juzgar si existe infracción. Puede existir infracción del derecho de marca pero no concurrir estos requisitos, como es, por ejemplo, la mala fe, que no es exigible en la infracción.
Los términos “bankiaempresas” o “bankia” no son habituales y es muy sospechoso que precisamente el mismo día en que se presenta la Demandante ante los medios de comunicación con gran publicidad, se registre el nombre de dominio en disputa con esa misma denominación. Cabe sostener que el nombre de dominio en disputa se creó aprovechando la notoriedad de la Demandante y sus marcas. Los Demandados obtienen ventajas, a pesar de que no se dediquen a la misma actividad que la Demandante; lo cual no tiene gran relevancia en Internet cuyo ámbito es mundial y no está sometida al principio de especialidad, como sucede en Derecho español de marcas. Los navegantes, atraídos por el renombre de la Demandante, teclearán el nombre de dominio en disputa creyendo que obtendrán información sobre la Demandante y se sorprenderán de la información que actualmente obtienen, pues, como afirman los Demandados, el contenido de la página Web ya alude a sus actividades.
Finalmente, siendo ambas partes de nacionalidad española, hay que referirse a lo dispuesto en este ordenamiento jurídico. Respecto a las marcas notorias es aplicable la especial protección concedida por el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4. 4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas. Además, en la propia Ley española de Marcas está prevista la facultad del titular de un registro de marca de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34. 3e).
Por último, la conducta de los Demandados se encontraría comprendida en la Ley española de Competencia Desleal, que considera como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y sanciona los actos de confusión como aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como la explotación de la reputación ajena, como el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
Por todo lo anterior, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

La Decisión ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a Bankia.

EL TS CONFIRMA QUE EUROPASTRY DEBERÁ INDEMNIZAR A PANRICO POR USAR MARCAS SIMILARES.

El caso comienza con la demanda de Panrico por considerar que EUROPASTRY estaba comercializando bollos en forma de rosquilla utilizando la palabra Doughnuts (con u intercalada entre la o y la g), que es la que en inglés designa precisamente, no como marca sino en el lenguaje común, el bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla y cubierto de azúcar o chocolate que Panrico tenía registrado como marca. Tanto el Juzgado como la Audiencia dieron la razón a la demandante y apreciaron la vulneración denunciada. Ahora el Supremo confirma este pronunciamiento.

La sentencia, comienza analizando y rechazando la pretensión de NULIDAD ABSOLUTA DE LA MARCA DOGHNUTS, que la demandada recurrente defendía por carecer de carácter distintivo y producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa doughnuts con que en los Estados Unidos se conoce al tipo de bollo o rosquilla comercializada por ambas partes. La Sala rechaza la nulidad en atención al grado de conocimiento del significado de la palabra inglesa doughnuts por el público español en el momento de presentación de la demanda o de práctica de la prueba. Según la sentencia de casación, el producto se conoce en España por el vocablo Donuts, que fue el registrado en su día como marca por Panrico, y no por la palabra inglesa doughnuts (de la que aquel es contracción), la cual no figura en el Diccionario de la RAE, ni es conocida por los españoles (según encuestas realizadas) sin que sea posible aplicar en este caso la jurisprudencia sentada en su día respecto de la marca Petit Suisse, pues mientras el carácter descriptivo o genérico de dichas palabras deriva de que tienen un significado preciso y fácilmente comprensible para el público medio español esto no sucede con la palabra inglesa doughnuts, que el público español no identifica con el tipo de bollo o rosquilla comercializado por Panrico, pues este producto viene siendo conocido por los vocablos Donut o Donuts, que son precisamente las marcas registradas.

A continuación, analiza y rechaza igualmente la segunda de las infracciones denunciadas, sobre el RIESGO DE CONFUSIÓN, principalmente porque la recurrente funda su argumentación en el carácter descriptivo del término doughnuts, que ha sido negado, y también porque, atendiendo a una visión de conjunto de los signos distintivos confrontados, procede concluir, que la incorporación de la palabra inglesa doughnuts, sin carácter descriptivo en España, a la presentación o anuncio del mismo tipo de producto que el público conoce comúnmente por la palabra Donut o Donuts, que son precisamente las registradas como marca por Panrico, «resulta idónea para generar un riesgo de confusión», sin que la adición por la demandada de los vocablos Ya Ya María a Doughnuts resulte suficiente para desvanecer dicho riesgo precisamente por la notoriedad o renombre de las marcas Donut y Donuts.

En suma, es la fuerza distintiva de Donut y Donuts, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con Doughnuts, genera el riesgo de confusión y no la adición de Ya Ya María a Dougnuts la que desvanece dicho riesgo, sin que la circunstancia de la similitud de los productos ofrecidos en el mercado por ambas compañías disminuya tampoco el grado de protección que procede dispensar a las marcas registradas por Panrico, toda vez que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares».

Por último, la Sala Primera también argumenta a favor de Panrico que el titular de la marca registrada no solo está amparado y puede reaccionar frente al riesgo de confusión, sino que puede igualmente hacerlo frente al riesgo de asociación, por el peligro de que los consumidores puedan creer que los productos, aunque de distinta empresa, realmente tienen algo que ver –jurídica o económicamente- con la otra.



Sentencia TS Sala de lo Civil, Nº: 286/2012, Fecha Sentencia: 14/05/2012. Recurso Nº: 1992/2008