Es frecuente que dos empresarios se den cuenta de que están usando la misma marca -o muy parecida- para productos o servicios idénticos o similares. Puede darse el caso en el momento de presenta una solicitud de registro de su marca, a la concesión de o cuando empieza a usar la marca. Ante este panorama de posible conflicto la oficina de marcas, ya sea nacional o comunitaria, puede rechazar la solicitud presentada, por una colisión con los derechos previos adquiridos por el otro empresario; o puede ocurrir que este último se oponga a la solicitud durante el procedimiento de oposición, o que inicie una acción de nulidad una vez que se haya registrado la marca.
Antes de que se produzcan estas acciones es posible que las dos partes implicadas establezcan un acuerdo de coexistencia de marcas, en el cual ambas partes reconocen el derecho de la otra sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado.
Esta coexistencia puede basarse en:
1. una división de los territorios donde cada uno de los titulares puede ejercer sus actividades,
2. una delimitación de sus ámbitos de uso respectivos, por ejemplo, en lo que respecta a los productos o servicios para los que va a usarse.
Caso de coexistencia de marca
El caso de Apple Corps, el sello discográfico creado por los Beatles, y Apple Computers es un buen ejemplo de las dificultades que pueden surgir. Ambas empresas establecieron un acuerdo de coexistencia de marcas en 1991, según el cual Apple Computers tendría el derecho exclusivo a usar sus marcas Apple "para o en relación con productos electrónicos, programas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de datos"; mientras que Apple Corps tendría el derecho de uso exclusivo de sus propias marcas Apple "para o en relación con toda obra creativa presente o futura cuyo contenido principal sea música o interpretaciones y ejecuciones musicales, independientemente de que los medios empleados para grabar o comunicar estas obras sean tangibles o intangibles". Así, si bien las dos compañías tenían marcas cuya similitud se prestaba a confusión, definieron una esfera en la que eran distintas –la del ámbito de uso–, que sentaba las bases de su acuerdo de coexistencia. El acuerdo permitió que ambas empresas siguiesen ejerciendo sus actividades y sacando provecho de su fama sin infringir mutuamente sus derechos.
Ninguna de las empresas había previsto que el futuro desarrollo de las tecnologías musicales digitales acabaría por acercar mucho los dos campos. Cuando Apple Computers lanzó el software y la tienda digital iPod e iTunes, Apple Corps lo denunció, alegando que Apple Computers se había introducido en el ámbito reservado exclusivamente a Apple Corps, infringiendo el acuerdo de coexistencia de las dos marcas. El tribunal examinó el asunto desde el punto de vista del consumidor y consideró que no se había quebrantado el acuerdo, ya que el logotipo de Apple Computers se había usado en relación con el software y no con la música que ofrecía el servicio. Ningún consumidor que se bajase música usando el software iTunes iba a pensar que estuviese interactuando con Apple Corps.
El Tribunal Supremo de Inglaterra que conoció del litigio entre Apple Computers y Apple Corps analizó la cuestión desde el punto de vista del consumidor y sostuvo que no había habido incumplimiento del acuerdo, puesto que el logotipo de Apple Computers había sido utilizado en relación con el programa informático y no con la música que el servicio vende. Por lo tanto, no hubo engaño, confusión ni probabilidad de engaño o confusión en cuanto al origen del producto, un objetivo fundamental del sistema de marcas. Ninguna persona que utilice el programa informático iTunes para descargar música puede pensar que está interactuando con Apple Corps.
