Carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.

Debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.

Comentario a la STJCE 24/05/12.

Cuando se formula una oposición contra el registro de una marca comunitaria,, basada en la existencia de una marca nacional anterior, se debe comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a esa marca nacional en la marca cuyo registro se solicita y apreciar, en su caso, el grado del carácter distintivo de ese signo. 

Esas comprobaciones tienen sus límites: no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional registrada y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, ni con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre marca comunitaria, interpretado en relación con el apartado 2, letra a), inciso ii), de ese mismo artículo. Esa declaración perjudicaría a las marcas nacionales idénticas a un signo que se considera que carece de carácter distintivo, ya que el registro de tal marca comunitaria constituiría una situación que podría eliminar la protección nacional de esas marcas. Es preciso recordar que el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 prevé explícitamente, en el marco de un procedimiento de oposición, la toma en consideración como marcas anteriores de las marcas registradas en un Estado miembro. Para no infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.

Marcas figurativas y denominativas, comunitarias y nacionales BOTOX. STJCE 10/05/12

De la sentencia recurrida se deduce que el Tribunal examinó, como medios de prueba para comprobar la notoriedad de las marcas anteriores, la promoción de la marca BOTOX realizada, concretamente, mediante la publicación de artículos escritos en inglés, aparecidos tanto en revistas científicas, destinadas precisamente a los facultativos, como en la prensa generalista. Además, tal como la OAMI señaló, si una marca es notoria entre el gran público, en principio se presume conocida por los profesionales. En consecuencia, no puede sostenerse fundadamente, por razón de la gran cobertura mediática entre el gran público de los productos comercializados con la marca «BOTOX» o la inserción del vocablo «BOTOX» en diccionarios de lengua inglesa, que la notoriedad de esa marca pudiera ser desconocida por los profesionales de la salud. De este modo, el Tribunal, al haber realizado esas comprobaciones, de las que se deducía que tuvo en cuenta tanto al gran público como a los profesionales de la salud, no incurrió en error de Derecho.